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공동특허 권리이전 대응방안

고객사는 국책연구기관으로 사기업과 공동연구개발을 통해 취득한 특허를 공유하고 있었으나, 해당 기업은 사업적 판단에 따라 사업부와 함께 특허를 제3자에게 양도할 계획을 세우게 되었습니다. 이에 저희 법인은 고객사에게 필요한 다양한 협상안을 제공했습니다.



특허권이 공유인 경우에는 공유자 사이에 특별한 약정이 없으면, 각 공유자는 스스로 특허를 실시할 수 있으나, 다른 공유자들의 동의 없이 자신의 공유지분을 양도하거나 실시권을 허여할 수 없습니다. 즉, 공유특허는 자기 실시의 경우에 훨씬 높은 자유를 가져다줍니다. 본건 자문에 있어서 고객사의 자기 실시 가능성은 높지 않은 상태였으나, 상대방은 사업을 양도할 계획이었으므로 고객사의 동의를 반드시 얻어야 하는 불리한 위치에 있었습니다.

저희 법인은 이처럼 복잡한 상황에서 고객사가 단계별로 취해야 할 조치를 구분하고, 각 단계마다 상대방에게 제안해야 할 협상안을 다수 마련하였습니다. 아울러 협상안에 따라 발생할 수 있는 배임 등 문제에 대비할 수 있도록 근거자료를 제안했습니다. 마지막으로 민법상 공유물분할청구에 관한 규정을 특허권 공유관계에도 적용할 수 있다는 대법원 판례(2014.8.20. 선고 2013다41578 판결)를 근거로 한 추가 협상을 제시했습니다.



저희 법인은 법률적인 문제에 대한 자문을 제공하기도 하지만, 고객사의 니즈에 따라 보다 창의적인 협상안을 적극적으로 고민합니다. 본건 자문에 있어서도 솔루션 제공자의 역할을 수행하여 실질적인 해결책을 마련했습니다.